一、案例基本情况
A校科技处负责人L发来微信咨询，该校一项科技成果B包含5件发明专利权、10件发明专利申请权和6件技术秘密权，经第三方专业机构评估，其评估价值为6000万元。
A校的科技成果转化暂行办法中规定：以转让或许可方式转化科技成果的，转化净收益在学校、学院（部）、科技成果完成人之间原则上按照2:1:7 的比例进行分配。本案例中，科技成果B的转让收益也将按照 2:1:7 的比例进行分配，即以评估价进行转让，并要求全额到账。但因转让金额太大，受让方一次性付款有困难。怎么办？
《教育部 国家知识产权局 科技部关于提升高等学校专利质量促进转化运用的若干意见》（教科技〔2020〕1号）提出：“树立高校专利等科技成果只有转化才能实现创新价值、不转化是最大损失的理念”，并“建立科技成果转化风险免责机制”。根据该规定，A校的态度是积极推进成果B的转让转化。
根据教育部有关文件规定和A校的科技成果转化暂行办法规定，A校拟采用科技成果转让方式进行转化，操作办法初步考虑如下：
1、成果B的课题负责人拟发起成立C公司，股东由科研团队成员构成。
2、A校将成果B转让给C公司，因转让金额特别大，成果B课题组负责人和A校法务部门、资产经营公司都提出，是否可以将成果B的转让收益中归属于A校及B课题组所在学院的转让费转到学校账户，归属于成果B课题组的70%部分，由A校与该课题组通过合同约定，根据C公司的经营情况，赢利后分期支付A校，到A校账户后，再奖励成果B课题组。如果C公司应支付的转让费不到账，A校就不予以奖励。如果C公司在未来5－8年内还不赢利，则将上述科技成果所有权转回A校。
但A校科技处认为，按照该校科技成果转化暂行办法规定，上述操作是不可行的，存在以下风险：
风险１，不符合国家文件精神，也不符合学校的科技成果转化管理办法；
风险２，明显存在国有资产流失问题；
风险３，虽然有科技成果转化风险免责机制，但学校主管领导还是要承担决策风险的；
风险４，因B成果的转让收益70%不到账，就不能奖励B成果课题组，也不能缴纳税收，存在逃税嫌疑，即存在一定的税务风险。
A校科技处负责人L请求给出意见建议：
1、A校的上述操作是否可行？如不可行，其理由是什么？如可行，其依据是什么？
2、A校的上述操作存在哪些风险？包括法律风险、管理风险、其他风险。
二、问题解答
对于L提出的问题，解答如下：
1、成果B的课题负责人拟发起成立C公司，属于科研人员在职创办企业，符合《人力资源社会保障部关于支持和鼓励事业单位专业技术人员创新创业的指导意见》（人社部规〔2017〕4号）和《人力资源社会保障部关于进一步支持和鼓励事业单位科研人员创新创业的指导意见》（人社部发〔2019〕137号）规定。但根据上述两个文件规定，成果B课题组必须向A校提出兼职创办企业的申请并经A校批准同意才行。
2、C公司受让成果B，符合《民法典》第八百六十二条第一款规定的技术转让合同，即“将现有特定的专利、专利申请、技术秘密的相关权利让与他人所订立的合同”。
3、C公司一次性支付有困难，先支付30%的转让款，余下的70%视C公司经营情况分期支付，是一次总算分期支付的方式，符合《民法典》第八百四十六条第一款规定的“一次总算、分期支付”支付方式。视经营情况分期支付，是一种附带条件的支付方式。A校与C公司作为平等的民事法律主体，可以就转让款的支付事先进行约定。不过，因成果B课题组负责人及其成员均是A校的职工，又是C公司的创办人，使A校与C公司之间存在关联关系，两者的交易难以做到民事主体间完全按照独立交易原则进行，为避免受到利益输送质疑，需通过合规且公开的程序来降低决策风险。
4、C公司支付的30%转让款到账后，A校不支付成果B课题组奖酬金，待余下的转让款陆续到账后，再按照《促进科技成果转化法》第四十四条规定对课题组予以奖励。这一做法，虽然不符合A校科技成果转化暂行办法的规定，但符合《促进科技成果转化法》第四十四条第二款规定的“科技成果完成单位可以规定或者与科技人员约定奖励和报酬的方式、数额和时限”，即A校可与成果B课题组约定奖励和报酬的支付方式、支付时间等。这一做法，虽然不利于课题组，但是课题组主动提出的，是其自愿接受的，只要符合法律法规规定，学校没理由不同意。
5、A校提出的转化方式不存在国有资产流失问题，相反成果B课题组及其成立的C公司承担了全部成果转化的风险。一是A校及课题组所在学院获得了成果转化收益中归学校及学院部分，已经入袋为安了；二是如果成果B转化不成功，成果B要转回A校，其实是收回成果B，科技成果B的知识产权没有流失；三是A校与C公司之间的权益不对等，承担的风险也不对等，C公司承担了全部风险，A校基本上不承担成果转化失败的风险。基于上述分析，怎么存在国有资产流失呢？
6、A校主管领导应该不存在决策风险。一是成果B经第三方专业机构评估，并以评估价转让；二是A校向C公司转让成果B，校领导没有谋取非法的利益；三是A校依照《民法典》和《促进科技成果转化法》以及相关规定转化成果B，程序合法合规，并以公开交易的方式降低非独立交易可能隐藏的决策风险。
7、A校需要缴纳三项税收：一是印花税，按照合同所载金额的万分之三贴花；二是增值税，开具增值税专用发票的，需缴纳增值税，开具增值税普通发票的，可以免征增值税；三是企业所得税，如果按照6000万元开具发票的，未到账的70%转让款，应当作为应收款入账，其中5件专利技术的转让收入可减免企业所得税，即应纳税所得额500万元以内部分免税，超过500万元部分减半缴纳企业所得税。如果只将到账的30%即1800万元入账并开具发票的，则按照1800万元收入，其中专利技术的转让收入可享受减免企业所得税优惠政策。显然，根据国家税收优惠政策依法纳税，不存在逃税问题。
然而，如果按照上述做法，且由成果B课题组提出并经学校法务部门、资产经营公司同意，但对成果B的课题组不公平，他们承担的风险过大，收益与风险不对等。同时，对于A校来说，也存在一定隐患，即转让费一次性开具发票的话，转让收入没到账，却要支付增值税和企业所得税，增加了纳税负担。同时，因转让款迟迟不能到账，挂在应收账款上，财务报表不太好看。如果因成果转化不顺利，应收账款不能收回，要进行坏账处理。如果这样，就比较麻烦了。
三、可否以科技成果作价投资？
经与L进一步沟通得知，了解到以下相关情况：
1、A校不想在企业持股，只希望由课题组以自然人的身份去实施该成果的转化。无论成果B转化如何，希望不给学校带来任何影响。
2、成果B课题组负责人目前只能拿出300万元现金进行投资，两年内可拿出600万元现金。
3、成果B的课题组负责人想以成果B去融资，以募集成果转化所需要的资金。为此，课题组负责人计划成立C公司。
4、A校以科技成果B作价投资6000万元，投资公司D拟投入资金1.2亿元，共同组建E公司，注册资本为1.8亿元。
5、A校投资的6000万元无形资产中，将70%即4200万元奖励给课题组，30%部分即1800万元，转让给C公司或D公司进行股权变现，以便从E公司退出。
总体上，这一设计方案存在以下三个问题：
一是从科技成果B的构成中，根据《公司法》和《财政部 国家税务总局关于完善股权激励和技术入股有关所得税政策的通知》（财税〔2016〕101号）等规定，A校以5件发明专利权作价投资，可享受税收优惠政策，给予科研人员的股权奖励可享受个税递延纳税优惠，并可以办理专利权转移手续，但A校以10件发明专利申请权和6件技术秘密权作价投资，不仅存在合规性隐患（即《公司法》规定的知识产权，包括专利权，严格意义上讲，不包括专利申请权和技术秘密权，专利申请权和技术秘密权不符合公司资本确定、资本维持和资本不变的三原则），也不能享受技术转让减免企业所得税、免征增值税和科研人员获得的股权奖励个税递延纳税等优惠政策。
二是成果B的课题组组建C公司，以C公司代持课题组成员取得的股权奖励，成为E公司的股东。该设想很好，但实操中存在一定的问题。第一，A校以科技成果B作价投资，取得了E公司的6000万元股权，根据《促进科技成果转化法》第四十四条和四十五条规定，将其中的70%即4200万元股权奖励给课题组成员。但课题组成员如何将4200万元股权转移到C公司？或者说，C公司如何持有E公司4200万元股权？实操中可能存在问题。第二，课题组成员注册成立C公司，再以C公司投资E公司，因而间接持有E公司，增加了纳税环节，进而增加了税负；第三，课题组成员因股权奖励取得了E公司的股权，取得了收入，需要缴纳个人所得税，但可享受个税递延纳税优惠。如果转由C公司代持，就不能享受递延纳税优惠政策。
三是课题组的投资能力不足以购买A校在E公司的股权。如果由D公司购买那部分股权，相当于受让科技成果B权益的30%。无论是课题组购买还是D公司购买，不如先购买科技成果B的所有权。如由课题组购买，不如先进行科技成果赋权，再将A校持有的份额转让给课题组。
另外，需注意的是，科技成果B到底值多少钱，一般采用第三方评估机构依照《资产评估法》规定的方法和程序进行评估得出的结果。无论采用哪一种评估方法，均要求提供相关数据。A校提供的数据不完整，导致科技成果估值过高或过低，是很容易被质疑的。
A校按照上述方案以科技成果B作价投资，与D公司共同组建E公司，在实操中是行得通的。在公司注册登记中，市场监督管理部门不要求验资和资产评估，股东各方在公司章程中写清楚即可，因此A校以专利权、专利申请权和技术秘密权作价投资是可以操作的，但E公司在成长发展的过程中涉及股东之外他人利益时，就有可能受到利益相关方的质疑。同时，建议课题组不必设立C公司，以免产生不必要的纳税风险并增加税负。
四、可否进行职务科技成果赋权改革？
因课题组的投资能力有限，加之该成果估值较高，为促成该成果的转化，A校拟将成果B所有权的90%赋予课题组，以大力支持课题组科研人员转化该成果。
A校没有列入科技部等部门确定的职务科技成果赋权改革试点单位，虽然不能适用科技部等9部门印发的《赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点实施方案》（国科发区〔2020〕128号）将该成果所有权的90%赋予课题组，但可根据《促进科技成果转化法》和《专利法》等法律规定进行赋权，并参照国科发区〔2020〕128号文建立赋权制度与流程，并进行赋权成果的管理。
新修订的《专利法》第六条规定：“该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权，促进相关发明创造的实施和运用。”根据该规定，A校可以按照学校与课题组之间1：9的比例将成果B的5件发明专利权和10件发明专利申请权赋予课题组。同样道理，A校可将成果B的6件技术秘密权按照同样的比例赋予课题组。接下来可以采取以下三种方式之一进行作价投资:
1、课题组向A校购买成果B的10%所有权，进而取得成果B的所有权，再以成果B作价投资E公司，成为E公司的股东，并根据财税〔2016〕101号文规定，对其中以专利权作价投资取得的股权，可享受个税递延纳税优惠。
2、D公司向A校购买成果B的10%所有权，与课题组按照1:9的份额共有成果B，双方再将成果B作价投资E公司。根据财税〔2016〕101号文规定，其中，A校专利权转让取得的收入可减免企业所得税，D公司以专利权作价投资取得的股权可以享受企业所得税递延纳税或减免企业所得税（D公司以受让价转让，没有增值，不必缴纳企业所得税和增值税），课题组成员以专利权作价投资取得的股权可享受个税递延纳税优惠政策。
3、A校与课题组以成果B评估作价6000万元，与D公司共同投资成立E公司，课题组取得5400万元股权，A校取得的600万元股权，可以划转给学校资产经营公司，或者转让给课题组、D公司或其他公司。
无论采取哪一种做法，都存在以发明专利申请权、技术秘密权作价投资不能享受技术转让收入减免企业所得税、个人取得的股权不能享受递延纳税优惠政策的问题。
由于专利申请权和技术秘密权转让、许可、作价投资不能享受减免企业所得税优惠、个人所得税递延纳税优惠，科研人员获得的股权奖励也不能享受递延纳税优惠政策，这就要求A校将5件发明专利权与10件发明专利申请权和6件技术秘密权分开来，分别进行评估作价并签订技术转让合同。如果不能区分开来，就都不能享受税收优惠政策。这也就使科技成果转化的实操变得相当复杂。
五、思考与建议
基于上述分析，提出以下建议：
1、将专利权与专利申请权、技术秘密权区分开来设计转化方式。从上述分析可知，由于科技成果B的构成，既有专利权，也有专利申请权，还有技术秘密权，从国家关于技术转让的税收优惠政策和《公司法》对知识产权作价投资等规定看，专利权与专利申请权、技术秘密权可享受的政策是不同的。这就使A校选择科技成果转化方式变得很棘手。一项成果就是一套解决方案，尽管成果B是由5件发明专利权、10件发明专利申请权和6件技术秘密权构成，但彼此之间密切相关，形成一个整体，可能难以严格区分开来，因而难以分别进行评估作价。即使可以严格区分开来，也不够科学严密，难以做到准确。
其实，严格区分开来有必要吗？为充分享受税收优惠政策，A校、课题组等当事人很有可能进行简化处理，即不将专利申请权、技术秘密权在科技成果转让、作价投资中体现出来。但这样做又会有隐患，即专利权作价可能虚高，专利申请权和技术秘密权在交易中没有体现其价值。一旦出现纠纷，就容易说不清楚，使纠纷处理变得很复杂。
然而，不将成果B的专利权、专利申请权、技术秘密权区分开来又不行。无论是科技人员获得股权奖励还是以赋权科技成果作价投资，都可能承担很高的个税。一旦依照税法规定缴纳个人，则侵蚀了宝贵的现金，必然严重影响成果B的转化。如果不依法缴纳个税，则存在逃税风险，还要缴纳滞纳金。相信科研人员不会铤而走险这样做的。
因此，A校需重新将科技成果B按照专利权、专利申请权和技术秘密权分别进行评估作价，再采取转让或作价投资或赋予科研人员职务科技成果所有权等方式进行转化。虽然繁琐，但很有必要。
2、以专利权作价投资和以专利申请权、技术秘密权转让相结合的方式设计转化方案。建议A校设计转化方案时，可分以下三个步骤进行：第一步，按照《促进科技成果转化法》、《专利法》和其他相关规定将成果B的部分所有权赋予课题组（A校采纳了建议，将成果B的90%所有权赋予科研人员）；第二步，A校与课题组以成果B的5件专利权评估作价，与D公司共同投资成立E公司，A校取得的股权，可以转让给课题组或D公司，或划转给A校资产经营公司；第三步，A校与课题组将10件发明专利申请权和6件技术秘密权转让给E公司。
3、完善税收优惠政策。为畅通科技成果转化通道，建议国家有关部门完善科技成果转化税收政策，对于像科技成果B那样，由专利权、专利申请权、技术秘密权等构成的科技成果，且彼此难以严格区分开来的，可以视同专利权附带专利申请权、技术秘密权一并转让、许可，或作价投资，并可享受减免企业所得税优惠政策，给予科技人员的股权奖励可享受个税递延纳税优惠政策，个人以科技成果作价投资可享受个税递延纳税优惠政策等。
（作者吴寿仁，系上海市科学学研究所副所长、教授级高工。本文首发于《科技中国》杂志2022年第9期。原标题为《科技成果转移转化系列案例解析——一项科技成果该以何种方式转化？》。经作者授权，澎湃科技转载。）
